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虎知商标法沙龙第十期总结|律所注册商标的“碰壁”

众所周知,商标注册需要经历重重“选拔”,如果符合条件才能被核准使用,而知识产权代理机构尤其是律所作为市场行业的一员,不可或缺地也需要进行商标注册。不过,事与愿违,律所作为专业商标代理人却在申请商标注册时处处碰壁,究其原因,可以发现,在这些渊源中不仅包含复杂的人为因素及历史因素,更多的是其中的诸多法律因素需要我们去探究。

本期沙龙以“律所注册商标的‘碰壁’”为主题,从“京师”商标案出发,嘉宾:慕晓(老师)、罗向京(律师)、薛永谦(律师)、赵虎(律师)和虎知商标法群友们一起讨论了以下问题:

1、缘何律所作为专业的法律服务机构却频频出现商标不能注册或者注册总“碰壁”的问题?

2、对于“京师”的判决,您是否认可?假设您现在是北京市京师律师事务所的律师,您会采取什么措施或者什么抗辩理由?

3、从以上案件可以看出,律所及企业在进行商业标志保护的过程中应该考虑哪些因素?对我们有什么启示?

一、律所注册商标“碰壁”案情简介

案例一:北京师范大学的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆其于2006年7月11日将“京师”商标注册在第42类法律服务;技术项目研究;无形资产评估等”上并被核准使用,而在2018年5月25日,国家工商行政管理总局商标局驳回了北京市京师律师事务所欲在第45类调解;仲裁;知识产权咨询等上申请的“京师”商标。鉴于此,北京市京师律师事务所诉商标局之路就此打开。2018年11月19日,北京市高级人民法院认为“京师”商标有引证商标的存在,不予支持非近似商标的主张。

案例二:中伦房地产公司于2009年1月28日被核定使用第3466842号“中伦”商标在第42类法律服务、知识产权咨询等服务上北京市中伦律师事务所认为中伦房地产公司注册的“中伦”商标连续三年未使用,因此向商标局提出撤销申请,目前,该商标显示已被商标局撤销。

案例三:北京市柳沈律师事务所早在1993年就申请注册了“柳沈LIUSHEN”商标,汉语拼音“LIUSHEN”对应的中文为“柳沈”,而上海家化联合股份有限公司商标中的汉语拼音对应的中文为“六神”,北京市高级人民法院认二者含义不同,标志整体上尚可区分,即使使用在同一种或者类似服务上,也不会导致相关公众对服务提供者产生混淆误认,故北京市柳沈律师事务所被核准注册商标。

案例四:山东德衡前身为青岛德恒律师事务所1997年8月7日,国家商标局颁发了第1073727号“德恒”图文商标,而北京德恒自1995年7月起,即合法取得“德恒”中文字号及英文“DeHeng”的合法使用权利,对于本案北京市西城区人民法院认为北京德恒对中文“德恒”及“DeHeng”英文标识均依法享有在先使用的权利,且作为字号在其官方网站和散发的宣传册上的使用范围得当不足以使相关公众产生误认,应当依法予以保护并有权继续合法使用。最终北京知识产权法院也以支持北京德恒做了判决。

相关案例:

1、北京市京师律师事务所与国家工商行政管理总局商标评审委员会

案号:(2018)京行终5319号

2、北京中伦房地产咨询公司等诉国家工商行政管理总局商标评审委员会

案号:(2018)京行终1792号

3、北京市柳沈律师事务所诉国家工商行政管理总局商标评审委员会

案号:(2018)京行终3887号

4、北京德恒律师事务所诉国家工商行政管理总局商标评审委员会

案号:(2014)京知民终字第153号

首先由赵虎律师向大家引出本期沙龙的主题:律师事务所注册商标的“碰壁”。本来是最精通法律的单位,法律人才最多的地方,也会出现各种商标“事故”。同时,赵虎律师举出相应的案例:前段时间落下帷幕的“京师”商标案,还有之前发生过的“中伦”商标案,柳沈律师事务所的商标案,“德恒”商标纠纷。赵虎律师还讲道,其实除了商标,“中伦”与“中伦文德”之间还有其他的故事,“德恒”与“德衡”好像也有一些历史故事。

对此,薛永谦律师讲道,群内早上发的四个案子有共同点,也有不同点。相同点是都涉及律所商标的问题。而不同点是中伦的案件涉及“撤三”的问题,京师和柳沈涉及申请问题,不过结果还是有差别,京师所被驳回,柳沈所的上诉理由获得二审法院的认可。

二、缘何律所作为专业的法律服务机构却频频出现商标不能注册或者注册总“碰壁”的问题?

薛永谦律师提出,德恒所和国家工商行政管理总局商标评审委员会的案件也是因为申请的两个案件:“德恒”在16类和36类上都有过几起诉讼,都是依据《商标法》第三十条 申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。另外,在德衡与德恒的案件则是涉及商标侵权的问题,德衡所的起诉和上诉理由均未获得法院的支持。

对于这几个案件的法律适用问题,罗向京律师认为,都与商标法 30条有关,尤其是京师和 liushen都涉及30条。而薛永谦律师讲道,撤三的案子不是,对于侵权案件涉及的是第57、58条。薛永谦律师同时指出,“中伦”是依据2001《商标法》第四十四条第(四)项(新法第四十九条第二款)撤三诉争商标注册人提交的商标使用证据应满足以下要求:其一,相关证据具有形式上的真实性;其二,商标使用行为发生在指定期间内;其三,使用证据上显示有诉争商标标志;其四,诉争商标标志系在其核定使用的商品或服务上的使用。薛永谦律师补充道,京师商标案,依据《商标法》第三十条被驳回。

对于律所注册商标总碰壁的问题,谭晗律师提出,即使是律所,如果没有较为及时的品牌保护意识,注册商标频频碰壁也是与一般企业主体等没有区别。同时,其也认为,京师的案件也涉及撤三,并且撤三是很关键的因素。赵虎律师也提出其观点,律所主任一般不是搞知识产权的,可能会跟这个有点关系。虽然都是律师,但是知识产权相对很多律师来说都是陌生的领域。而薛永谦律师认为,北京的律所想要对外扩张,应该在顶层设计时就向知产律师问一下。

就案件整体来说,赵虎律师认为,柳沈律师事务所那个判决书二审,写得非常简单,好似全都是自由心证。

薛永谦律师解释说,六神和柳沈差别还是蛮大的,一个是花露水,一个是法律服务。

罗向京律师认为,判断商标是否相似,主观性还是非常大,常常看不出规律。判决书中,六神与柳沈在相似的服务上申请LIUSHEN。

谭晗律师表示赞同罗向京律师的观点,并且认为,六神和柳沈这两个商标本身区别比较大,并且在实际使用中六神的知名度从某个角度也使得两个商标便于区分。

赵虎律师认为,“京师”这个判决,基本上没有问题。问题在于:这个案件的策略有问题。如果真的想注册“京师”商标,难道不先进行检索吗?检索之后,自然会发现前面已经有了“京师”商标。这个时候,是继续注册,还是提出申请的时候同时提起撤三呢?撤三如果提晚了,就会给人家准备的时间,另外对注册中的商标起不到帮助的作用。他那个撤三,估计提的比较晚。

谭晗律师持相反的意见,认为京师的撤三提的时间并不是特别晚。并且谭晗律师总结出京师案件的相关流程时间:

2017年11月3日,京师商标被驳回;

2017年11月29日,京师对引证商标提出撤三;

2018年10月26日,引证商标才进入撤三程序受理通知发文阶段。

薛永谦律师和谭晗律师都认为,京师的判决没有问题。但是谭晗律师认为,虽然判决没有问题,但是就像赵虎律师说的,策略上存在问题。谭晗律师提出,京师从提撤三到进入撤三程序历时将近一年,这是很少见的情况,常规撤三四五个月就能出结果。

赵虎律师补充道,应该在提出申请的时候,同时提出撤三。

罗向京律师向赵虎律师提出一个问题,即:如果在申请之前提起撤三,后续评审及行政诉讼是否可以暂缓?

赵虎律师认为,柳沈律师事务所那个案件,双方其实是类似服务,那么商标是否近似就成了问题。其主要识别部分是“liushen”,一般会认为近似。二审稀里糊涂就认为不近似了,没有很好地说理,也是问题。

谭晗律师认为,很多当事人一方面检索时没有注意,也有可能考虑成本所以不在申请时就提撤三。

赵虎律师表示认同谭晗律师的想法,并认为,商标基本一样,如果没有检索出来,存在的问题可能就是失误了。

三、对于“京师”的判决,您是否认可?假设您现在是北京市京师律师事务所的律师,您会采取什么措施或者什么抗辩理由?

薛永谦律师认为,京师是北师大的,其法律专业不会三年不用。并且薛律师表示,其很支持法院的判决。北京师范大学的前身是1902年创立的京师大学堂师范馆;1908年,改称京师优级师范学堂,独立设校。加之,北师大在42类注册成功:“京师”商标。显然,京师所想要在第45类上注册,容易造成混淆。

而赵虎律师认为,北京师范大学或许用了这个“京师”商标,但是是在哪一类上用的,在不在45类上用过,真是问题。但实际上他们应该主要用在41类。

薛永谦律师表示,如果说抗辩,可以谈几点:45与4207在类别上还是有一定的区别;是否影响消费者对商品或者服务来源的选择和判定;找2006年7月11日之前的使用,依据法59-3在先权;以对方未实际使用驳斥;中文汉字商标的稀缺性,不能卖石灰嫌弃我卖豆腐的白!

罗向京律师表示不是很认同薛永谦律师的观点,其认为北师大在 42类上使用京师商标,未见得证据充分,谭晗律师补充道,北京师范大学单独使用“京师”商标的可能性偏低,所以撤三成功的肯能行还是很大的。

赵虎律师认为,北京师范大学在41类教育类,估计用的比较多。

而薛永谦律师认为,4207是法律服务,北师大的是证据很好找的。以下就是其找到的相关证据:

京师企服—-西藏京师商务服务有限公司,

初审公告日期 2018年01月06日 注册公告日期 2018年04月07日

商标类型一般;专用权期限 2018年04月07日 至 2028年04月06日

4506 调解4506 知识产权咨询4506 诉讼服务4506 版权管理

4506 法律文件准备服务4506 仲裁4506 许可的法律管理

4506 计算机软件许可(法律服务)4506 法律研究4506 替代性纠纷解决服务

京师爷—-上海京师网络技术有限公司

4501 寻人调查4502 社交陪伴4502 家务服务4503 服装出租

4504 殡仪4505 交友服务4505 在线社交网络服务4506 域名注册(法律服务)

4506 知识产权咨询4506 法律文件准备服务

初审公告日期 2017年05月27日 注册公告日期 2017年08月28日

商标类型一般    专用权期限 2017年08月28日 至 2027年08月27日

薛永谦律师就京师案提出相关的建议:可以学学“京师企服”和”京师爷”,可以申请:燕师,北京曾称燕京。如果觉得燕京小气,也可以叫雁京。除了改字策略,也可以采取加字的策略:京师九州,或者叫京师寰宇。

谭晗律师也就京师案可以采取的措施,提出以下几点:一是建议京师继续走再审程序,同时要盯紧撤三程序,如果再审前或期间撤三成功,京师商标可以继续争取。二是京师律所考虑立即重新申请注册京师商标。

薛永谦律师得出启示:鹬蚌相争,渔人得利,在做事情时没有必要死抠,换一种方式即可海阔天空。

李峰教授认为,京师历来是国都专用代称,此类不宜注册为商标,独家占有。赵虎律师表示赞同李峰的观点,并且认为“京师”有其他含义。

薛永谦律师找出法律服务属于商标分类第42类的相关案例:

(法律服务,群组号:4207)

安理—-北京市安理律师事务所

4207 版权管理4207 专利实施4207 法律服务4207 私人书信代写

4207 信件代写4207 法律研究4207 知识产权许可4207 知识产权咨询

4207 仲裁4209 非贸易业务的专业咨询

柳沈LIU SHEN—–北京市柳沈律师事务所

4207 法律服务业4207 法律研究4207 知识产权咨询4207 知识产权许可

4209 非贸易业务的专业咨询4207 专利实施4207 版权管理 侦探

4227 职业指导4219 翻译

LS图形商标—-北京市柳沈律师事务所

4207 法律服务业4207 法律研究4207 知识产权咨询4207 知识产权许可

4209 非贸易业务专业咨询4207 专利实施4207 版权管理侦探

4227 职业指导4219 翻译

慕晓老师对本案的建议是国际注册也要做。慕晓老师讲道,其最近在看WIPO2018知产年度发展指数,和马德里商标年度报告。目前看中国企业的商标国际注册已经有很大提高。但还有很多问题。律所注册案也给了我们一些启示,特别是如何应对国际市场商标纠纷。

赵虎律师认为,现在留给京师事务所的,或许只能申请再审了,申请再审阶段如果北京师范大学的商标“京师”被撤销了,会根据情况的变化进行改判。或者,看准时间,多注册几个“京师”商标,等着把北京师范大学的商标撤消了,自己的商标就能注册了。

四、从以上案件可以看出,律所及企业在进行商业标志保护的过程中应该考虑哪些因素?对我们有什么启示?

在探讨该问题之前,赵虎律师对各位在场律师提出一个问题,即:哪位律师办理过此类案件,对他人商标提出过撤三,自己的商标什么时候申请注册时机最佳。既不会被驳回,又不会被他人捷足先登。

谭晗律师回复赵虎律师的问题,认为商标注册有盲查期,捷足先登的情况没法避免。商标申请只能是越早越好,提出撤三的同时或之前就应该提出注册申请。

赵虎律师对于以上问题曾经提出过一个“三位一体”的建议:新成立的企业要考虑企业名称、商标、域名保持一致,同时检索完毕之后再着手注册。可惜,一来很多人没有这个耐心,二来这种情况下找到合适的企业名称更难,所以这样做的企业不多。

薛永谦律师认为,除了在45类和4207小类上申请外,一般还应该在35类广告和16类期刊上做好布局,另外,最好在自身计划或者正在做的专项业务领域做好商标布局,比如:36类金融。其还提出,德恒案就存在16类和36类的问题。同时薛永谦律师认为,《商标注册用商品和服务国际分类表》、《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似服务的参考。而赵虎律师认为,一般律师事务所在35类和16类的产品是很少的。薛永谦律师解释道,35类涉及广告,16类涉及期刊,这两类也应该注重。

谭晗律师认为,归根结底,品牌保护意识很重要,必须注重知识产权的价值。

韩晓晓法务对京师案的观点是,撤三和新申请同时提,新申请会被驳回,因为此时撤三结果还没下来,然后提出复审,这个周期下撤三的结果也出来了,进行复审答辩。

赵虎律师表示认同韩晓晓法务的观点,认为节奏很重要,即使拖到了一审,只要撤三结果出来了,一审法院也会考虑是否中止审理。

谭晗律师也表示认可,认为现在有一个比较倡导的方向,商标申请中撤三要充分使用,代理机构也可以建议企业大胆使用。

赵虎律师认为,其个人非常鼓励撤三,现在注而不用的商标太多了,成了他人正常经营的拦路虎,应该遇到一个,清除一个。

谭晗律师认为,京师撤案有两三次退信,还有公告,把时间耽搁太长了。

而赵虎律师认为,即使商标目前没有注册下来,京师律师事务所的名字还是可以用的,不过,如果单独用“京师律师”、“京师”等字样,可能会被认为侵权,在使用方面受到限制。

罗向京律师认为,关于中伦的案件,商标的使用证据确实不充分。不过这似乎也是普遍现象,有具体商品的情况下商标的使用比较直观,企业意识比较强,若是只有服务尤其是管理、法律、咨询等知识服务,企业在服务上使用商标的意识往往没有那么强,不容易提供完整有效的证据。

赵虎律师表示,服务商标的使用问题,经常会出现证据不足。例如,律师事务所在使用商业标记的时候,一般使用律师事务所的名称,很少使用字号。

罗向京律师认为中伦判决书有一段话挺好的,诉争商标注册人提交的商标使用证据应满足以下要求:其一,相关证据具有形式上的真实性;其二,商标使用行为发生在指定期间内;其三,使用证据上显示有诉争商标标志;其四,诉争商标标志系在其核准使用的商品或服务上的使用。但是,“使用证据上显示有诉争商标标志”,这一点许多提供服务的商标权人都有很大不足。

赵虎律师认为,服务类商标经过体现在名片、信笺、包装袋上,这些证据一般无法确定形成时间。对此,罗向京律师也认为这些很难与其他证据形成链条。

曹剑刚律师认为,保护在先权利如在先商标,应是商标制度基础,撤三只应是例外,否则注册商标的不确定性太大,不利于对注册商标权的保护,也有悖于申请在先的原则。类似京师等案件,应鼓励协商转让等形式实行共赢,不应提倡一律启动撤三等手段,从而影响注册商标的本质。

薛永谦律师认为,律所只是个合伙性质,想这么轻易拿到,是非常难的啊!而曹剑刚律师认为,不一定非要我得不到,也让你难受,可以绕行,其个人觉得京师撤三成功机率极低。

李峰教授表示,北京大学前身是1898年光绪帝批准成立的第一所国立大学-京师大学堂,轮不上北师大。王辉律师也表示,北师大的准确身份是教育部直管的事业单位,这一性质决定了它没有动力甚至不敢通过市场手段转让给京师律所。

而韩晓晓法务认为,商标转让一般成本会很高,对于注册后没有使用的商标进行撤三,是合法更是合理的选择,商标是为了使用而不是为了垄断。

曹剑刚律师认为,撤三从诉讼技巧上讲没问题,但其个人觉得如滥用有损商标制度的基础,撤三制度值得考量。

对此赵律师认为,商标制度的基础,其实不是注册,而是使用。不使用的商标是僵尸商标,只有坏的作用,没有好的作用,得想办法清理。


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