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2017-11-23

​  商标案件是我们虎知队代理的主要案件类型之一,虎知队赵虎律师代理过多起商标案件,并且从实务的角度写不过少关于商标案件的文章。在商标案件上,虎知队实战经验丰富,办案效果获得客户的广泛好评。

出于对虎知队专注业务能力的信任,位于北京市海淀区颐和园路的某文化发展有限责任公司主动联系虎知队,就公司目前一个商标案件与虎知队洽谈委托代理事宜。2017年11月20日,该文化发展有限责任公司与虎知队签订正式的法律服务委托协议,正式委托虎知队作为该商标案件的诉讼代理人。

该案件性质为商标驳回复审行政诉讼,客户公司在第30类上申请注册商标,商标在审查阶段,被商标局部分驳回,在复审阶段,商评委作出驳回注册申请的决定书,该案接下来将进入行政诉讼阶段。虎知队接受委托后,积极研讨案件、探索案件处理思路,一丝不苟准备起诉材料,为在最大程度上维护客户利益做足准备。

​    赵虎律师,现北京市中闻律师事务所合伙人,毕业于中国人民大学法学院,获法律硕士学位。主要业务范围为知识产权、竞争法等民商事法律纠纷,尤其擅长娱乐法领域的相关法律纠纷。

目前随着影视娱乐行业的快速发展,相关领域的法律服务需求不断扩大,因此娱乐法律师也相当紧缺。

为了帮助更多年青的娱乐法律师消除迷茫、快速适应,赵虎律师根据其10年的执业经验总结了娱乐法律师养成六堂课。在智元法律课堂播出后,受到了广大学员的一致好评,纷纷表示自己从中受益匪浅,收获颇丰。

​    2017年11月22日晚9:00-10:00,虎知娱乐法第十三期在线沙龙顺利举办,本期沙龙主题为“传统戏剧作品的现状及法律保护”,特邀嘉宾分别为北京西城文化馆的门书婷老师,中国戏曲学院的金超老师,晓林影视公司的赵劼老师,北京市中闻律师事务所赵虎律师。

参加讨论的还有传媒公司法务人员、知识产权律师以及其他传媒娱乐法律师等,嘉宾们与群友们一起就“1.传统戏剧作品的概念、特点及分类;2. 传统戏剧作品的现状和发展趋势;3.传统戏剧作品面临的问题,法律可以做什么。”三个话题展开交流与讨论。

在这有限的一个小时内,嘉宾们还就“传统戏剧”与“传统戏曲”的区别、电影与戏曲的关系、如何保护传统戏剧等问题毫无保留地跟大家分享了自己的经验和想法,并与群友围绕本期的主题进行了积极热烈的讨论,大家均在这场沙龙中收获颇丰

2017-11-21


“我听过荒芜变成热闹,听过尘埃掩埋城堡,听过天空拒绝飞鸟,没听过你·····”,“饭读”是个啥,错别字一个嘛?确定不是“饭tong”或“泛读”?哈哈,大家思考过度咯,这个词简单得很,就是“饭间读书”的意思啊!


将“饭间读书”这事儿干得最忘我的,当属无产阶级革命家陈毅元帅吧!陈帅少年时代有次吃粽子的时候,看书过于投入,误将墨水当糖水蘸着,连吃了俩粽子也没能反应过来,这份对书与知识的痴迷,让老师眼里“读书不用功,吃饭打冲锋”的孩子们很汗颜啊!向优秀先辈看齐,从好读书,读好书做起。之所自编自创了“饭读”这个词,是因为咱们虎知队第三期读书会正是在丰盛的餐桌前完成的。

11月5日傍晚时分,虎知队的伙伴们齐聚雅致牡丹厅(餐馆包间),一边吃起了美味的晚餐,一边开起了法律读书会,吃饭读书两不误,物质文明精神文明两手抓,厉害了,我的虎知队!

本期读书会由我们团队集身高担当、颜值担当、技术担当多重身份同时集帅气、腼腆、傲娇多重特质的南磊鑫大盆友(阿南)为我们领读,续读我们温文尔雅拥有众多知产“迷妹”的王迁老师的《著作权法》第四章、第五章的内容。
读书的理想境界,是从厚读到薄,再从薄读到厚。在有限的时间内,如何能让大家取得最大的收获呢?首先要让大家对本期读书会的整体内容有个清晰、直观的认识,为此,阿南很用心地准备了相关内容的思维导图,拿着思维导图,本期读书会的内容、重点便一目了然。两张清晰的思维导图,着实给了大家一个大大的惊喜。

在阿南的领读下,我们重点学习了特殊作品著作权权归属与行使、邻接权及其归属与行使等相关知识,同时,在赵虎律师的引导下,了解了作品二次获酬权的渊源并结合我国《著作权法》修法对我国当下借鉴二次获酬制度是否合理、必要进行了探讨。在邻接权学习过程中,对图书出版社版式设计权中的“版式”有了更准确的认识,此外,讨论了录像制品与类电作品的区分等实务问题。
饭菜美味,而我们“食不知味”,因为好书,因为新鲜的知识,因为我们够专心、够投入。“饭”是俗的,“书”是雅的,雅俗时光里,虎知队是勤奋的、精进的。


​    在上一期沙龙中,分享嘉宾与虎知娱乐法沙龙群成员就“影视美术的工作内容及法律风险”这一话题展开了精彩的讨论,大家就影视美术的主要工作内容及工作难点;影视美术对影视美术作品享有的权利;影视美术签订影视美术设计合同的注意要点及法律风险防范等典型问题发表了自己的见解和疑惑。资深影视美术李在群老师、杭州晓林影视传媒有限公司制片人兼编剧赵劼老师及北京市中闻律师事务所赵虎律师的倾心分享让群友们获益匪浅。经过交流与讨论,律师朋友们对影视美术的工作内容有了进一步的了解,可以更好的为影视传媒公司服务;影视行业的朋友们认识到影视美术工作中存在的潜在法律风险,方便其在工作中规避法律风险。

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。影视娱乐领域的法律业务琐碎、繁杂,作为专注于影视娱乐法业务的我们来说,行业知识的积累与专业技能的精进,将是个循序渐进、持之以恒的过程。虎知娱乐法沙龙本着与大家在探讨中相互学习,在交流中共同进步的初衷,已经用心走过了十二期,在促进本沙龙群中影视行业人员与法律专业人员之间的沟通与交流,解决本沙龙群中影视行业投资者、管理者、一般从业人员的法律疑惑等方面,效果显著,获得了群友们的广泛好评,在亲爱的群友们的支持与鼓励下,虎知娱乐法将“不忘初心,继续前行”。在我们尚沉浸于上一期沙龙收获的欣喜中时,虎知娱乐法第十三期沙龙又要给大家带来什么样的知识盛宴呢?让我们一起来看看本期沙龙基本信息吧!

本期主题:

传统戏剧作品的现状及法律保护

沙龙时间:

11月22日(星期三)   晚9:00-10:00

主持人:张玉娇

邀请嘉宾:

门书婷(北京市西城区文化馆)
金超(中国戏曲学院)
赵劼(晓林影视公司制片人)
赵虎(律师)

主要内容:

1. 传统戏剧作品的概念、特点及分类;
2. 传统戏剧作品的现状和发展趋势;
3. 传统戏剧作品面临的问题,法律可以做什么。


参与福利:

每期沙龙结束后,虎知队会对沙龙进行书面总结并将总结置于天涯社区、法律快车、法邦网博客、搜狐博客、网易博客、百度文库、找法网、今日头条、法律博客等网络平台进行推广,因此,建议本沙龙群友们进行实名备注,我们会做好署名,以实现对每位参与者的宣传!

参加方式:

加微信“lawyerzhaohu”,注明“参加沙龙”

​  商标案件是我们虎知队代理的主要案件类型之一,虎知队赵虎律师代理过多起商标案件,并且从实务的角度写不过少关于商标案件的文章。在商标案件上,虎知队实战经验丰富,办案效果获得客户的广泛好评。

出于对虎知队专注业务能力的信任,位于北京市海淀区颐和园路的某文化发展有限责任公司主动联系虎知队,就公司目前一个商标案件与虎知队洽谈委托代理事宜。2017年11月20日,该文化发展有限责任公司与虎知队签订正式的法律服务委托协议,正式委托虎知队作为该商标案件的诉讼代理人。

该案件性质为商标驳回复审行政诉讼,客户公司在第30类上申请注册商标,商标在审查阶段,被商标局部分驳回,在复审阶段,商评委作出驳回注册申请的决定书,该案接下来将进入行政诉讼阶段。虎知队接受委托后,积极研讨案件、探索案件处理思路,一丝不苟准备起诉材料,为在最大程度上维护客户利益做足准备。

​    《反不正当竞争法》已经二十多年没有修订了,如此“老龄”的法律在我们当前的法律体系中是比较少见的,在过去的二三十年间,中国经济处于高速发展期,新的业态不断出现,新型的明显具有不正当竞争性质的行为不断出现,《反不正当竞争法》的修改势在必行。

本次修法主要有以下亮点:

1. 修订后的新法完善了关于仿冒、混淆行为的规定

(1)修改后的反不正当竞争法对“混淆行为”进行了丰富。从修改的内容来看,丰富后的混淆行为是对实践中发生的司法实践案例涉及混淆行为的总结,如,把他人姓名注册为商标使用,又如在香港把他人姓名注册为公司名称后到大陆适用等。

(2)新法对商业标识的范围更加广泛。新法第6条规定“擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)”。

(3)对“混淆行为”的界定更加准确合理,除了包括引人误认为是他人商品,还包括误认为与他人存在特定联系,在这一点上,与《商标法》规定的混淆行为很接近了。

(4)对互联网网站混淆进行了规定。新法第6条规定“擅自使用他人有一定影响的域名主体部分、网站名称、网页等”,考虑到目前互联网的发展,需要根据域名、网站名称进行识别,套用网页设计等是常见的混淆行为,以后可能构成不正当竞争。

2. 对商业贿赂条款进行了细化性规定

(1)增加规定经营者不得贿赂可能影响交易的第三方,可能影响交易的第三方不得收受贿赂,并明确可能影响交易的第三方的范围,包括“(一)交易相对方的工作人员;(二)受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人;(三)利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。”

(2)对员工商业贿赂行为作出特别规定,“经营者的员工利用贿赂为经营者谋取交易机会或者竞争优势的,应当认定为经营者的行为;但是,经营者有证据证明属于员工个人行为的除外”。

3. 对虚假宣传的具体内容进一步细化和明确

修法前对虚假宣传行为的规定的比较简单,主要是对产品的质量、制作成份、性能、用途等进行引人误解的虚假宣传,新法对虚假宣传进行了丰富,包括销售状况、虚假评价、商业诋毁行为。

网购中,刷单制造虚假销量和好评,商品却以次充优,一些网络平台通过组织虚假交易等方式,而这是否属于虚假宣传?另外在电影电视行业,刷票房的情况也越来越严重。新法对于虚假宣传的规定更加详细和明确,惩罚也更加严厉。

新法规定,“第八条 经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。”

“第二十条 经营者违反本法第八条规定对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传,或者通过组织虚假交易等方式帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传的,由监督检查部门责令停止违法行为,处二十万元以上一百万元以下的罚款;情节严重的,处一百万元以上二百万元以下的罚款,可以吊销营业执照。

经营者违反本法第八条规定,属于发布虚假广告的,依照《中华人民共和国广告法》的规定处罚。”

4. 在商业秘密保护中增加员工和第三人侵犯商业秘密的情形

新法规定“第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施前款所列违法行为,仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密。”

内外勾结侵犯企业的商业秘密是商业秘密案件中经常出现的情况,对此进行特别的规定,有助于净化商业环境

5. 新增互联网领域反不正当竞争的规定

为了适应社会和技术的发展,新法内容增加了互联网不正当竞争行为条款。

新法规定“(一)未经其他经营者同意,在其合法提供的网络产品或者服务中,插入链接、强制进行目标跳转;

(二)误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务;

(三)恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容;

(四)其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。”

大部分网络用户都有这种经历,本来想浏览一个网站,但是未经用户同意,跳转到其他网站;进入一个浏览器,必须要下载指定软件,网络经营者之间为了竞争,妨害了用户对电脑软件安装使用的自主控制权,这是既是侵犯消费权益的行为,也是一种不正当竞争的行为。新法的出台将有效解决当前网络用户面临的这些问题。

新法规定“恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容”,拒绝兼容的行为可能除了构成不正当竞争,还可能构成《反垄断法》规定的垄断行为。判断构成不正当竞争行为还是垄断行为,要看经营者是谁。如果是垄断地位的经营者,比如微软,有可能涉及垄断,而不属于不正当竞争的行为;如果不是处于垄断地位的经营者,提供的网络产品不兼容的,可能构成不正当竞争

对于拒绝兼容是否违法的判断,要根据其必要性。我们曾经处理过一个开票软件的案件,平时大家使用仅需要一台开票机器即可,但部分企业需要几台的开票机器,就需要一个接口,将其同另外的开票程序连接起来,但这个软件的设计是只兼容自己软件的开票系统,这就存在问题。

6. 准确界定不正当竞争行为,增加兜底条款

新《反不正当竞争法》为了适应市场经济行为多元、复杂的现状,及互联网的快速发展带来的经济运行模式不断变化,防止实践中出现新的一些明显不正当竞争性质的行为,没有列举到新法当中,增加了兜底条款,如:在互联网领域反不正当竞争设置了兜底条款,“其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为。”

7.对于抽奖式有奖销售的规定进行细化,扩大了最高奖金额

新法规定了“所设奖的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确,影响兑奖;” 将有奖销售信息不明确影响兑奖的行为也认定为不正当的竞争行为。也就是说,今后经营者进行有奖销售时,如果因为所设讲的种类、兑奖条件、奖金金额或者奖品等有奖销售信息不明确而影响兑奖的,也可能被认定为不正当竞争。

另外后有奖销售的最高金额上限,从原先的5千元增加到5万元。5千元的标准是20年前制定法律的标准,随着经济的发展以及物价的变动,这个标准早已不适应实际的需求,因此新法将最高金额进行了调整。这个变动影响了诸多行业,比如一元夺宝就充满了争议。它的争议就是最高金额超过五千元。

综上,本文列举了《反不正当竞争法》的七个亮点,不足之处,尚请批评指正!

(作者:赵虎 请在注明作者和出处的前提下转载)


2017-11-15

​虎知队接受国内某行业领先新材料公司的委托,代理其与美国某公司及重庆某化工企业侵害发明专利纠纷一案。

对方当事人认为我方当事人未经同意,擅自使用其专利方法制造、使用、销售及许诺销售侵权产品,因此将我方当事人诉至山东省高级人民法院,请求法院判决我方当事人立即停止侵权行为、销毁侵权产品、赔偿经济损失1亿元以及相关合理支出。

接受委托后,虎知队积极准备应诉材料,深入了解案件事实,研习相关法律法规及典型案例,为出庭做充分准备。


​    2017年11月8日晚9:00-10:00,虎知娱乐法第十二期在线沙龙顺利举办,本期沙龙主题为“影视美术的工作内容及法律风险”,特邀嘉宾分别为资深影视美术李在群老师,杭州晓林影视制片人赵劼老师,北京市中闻律师事务所赵虎律师,参加讨论的还有传媒公司法务人员、知识产权律师以及其他传媒娱乐法律师等,嘉宾们与群友们一起就“1.影视美术的主要工作内容及工作难点;2.影视美术对其作品享有的权利;3.影视美术签订影视美术设计合同的注意要点及法律风险防范。”三个话题展开交流与讨论。在这有限的一个小时内,嘉宾们毫无保留地跟大家分享了自己的经验和想法,并与群友围绕本期的主题进行了积极热烈的讨论,大家均在这场交流中有所收获。

一、 影视美术的主要工作内容及工作难点

1.影视美术的工作内容

影视美术师把影视剧中的故事进行视觉再现,是在制作影视剧的过程中至关重要的一部分。但是其具体的工作内容是什么,作为一个外行人还是有点儿模棱两可的,下面,让我们听听专业影视美术的解释。

资深影视美术李在群老师,代表作品有电影《黄村公寓》(余文乐主演)、《搞定岳父大人》(徐峥主演)、《国家行动》(闫妮主演)、《以朋友的名义》(夏雨主演)、《嫦娥》(明道,王子文主演)。李老师根据自己在影视美术方面多年的工作经验,将影视美术的工作内容归纳为根据剧本完成剧中人物的服装、化妆、场景和道具设计。随着分工的细化,原先属于影视美术的工作的人物造型已经单拎出来,成为人物造型设计。其中的场景,即是把剧本中描绘的场景画出场景设计图,经导演认可,就按图纸施工,达到剧本要求的氛围。此外,美术还有一个重要的工作就是要提前一至两个月采景,这是非常重要,同时也是能体现美术师功夫的前期工作。

杭州晓林影视传媒有限公司制片人兼编剧赵劼老师认为,在电影和电视作品中,关于美术这一块,应该是包含了服装、化妆、道具、场景、特效这些相关领域。其中,道具是指道具制作,比如还原一个唐朝的场景,就需要在场景里摆放一些坛坛罐罐之类的,或者一些人物的配饰、刀剑等等。但就特效是否归为美术这个范畴还是略有争议的,大都会人寿的首席寿险规划师桑妮和李在群老师认为,特效是一个单独的部门,并不归美术管。

至于资方或导演对美术设计会有怎样的量化的、具体的标准,两位老师都表示,想要达到怎样的效果全依赖于资方对这部剧中美术设计投资的钱有多少,如果资金充足,美术自然会把效果做的尽善尽美。但如果对美术方面的投资有限,则很难达到非常完美的效果。例如《英雄》这种大制作电影的画面就很是华美壮观,而现在的一些网剧因为投资太少,所以往往很多场景都是因陋就简的。

二、 影视美术对其作品享有的权利

西安薛永谦知产律师提出,美术作品涉及著作权、邻接权等问题。当然,也有可能出现不正当竞争的问题。另外,和美术作者的合同也得慎重,如果出现伤害,承揽和雇佣可大不一样。赵虎律师认为,从理论上来讲美术形成作品的可能性是非常大的。

而在实践的过程中,两位资深的老师都表示自己能否将电影中的作品出版,完全取决于合同中是否有这方面的条款。赵劼老师更是明确的提到,在他做的协议中,只要是代表影视公司与美术签订的协议,他都会约定清楚:知识产权归影视公司。

1. 署名权

西安薛永谦知产律师指出,署名权是人身权,只能法定,不可约定。赵劼老师提出,在他所签订的合同中,美术署名权是会明确的。并且,李在群老师也表示,如果署名权必须是上银幕或荧幕的,也是要在合同中签好的。

2. 归属权

西安薛永谦知产律师指出,归属权是财产权,是可以通过合同双方进行约定的。赵劼老师也佐证了这一说法,因为在他签订的合同中,归属权一般都是属于影视投资公司的。

3. 展览权

赵虎律师提出,美术往往还有一个展览权的问题。比如,李老师的一部作品大火,李老师没有出版图书,而是举行了一个画展,展出了在影视剧创作中做的作品。这个就涉及展览权了。就这个权利而言,即使约定了所有的知识产权归影视公司,只要是《物权法》中规定的作品原件的所有人,还是可以行使作品的展览权的,无论其是否为作品的权利人。

4. 衍生作品和后续系列产品

西安薛永谦知产律师指出,美术的衍生作品和后续系列作品也是有一个很重要的内容,如果未在合同中对其进行明确约定,则可能会产生很多纠纷。比如:《战狼二》如果之前没有对美术作品的再利用作出约定,那么,它很有可能构成了侵权。

赵虎律师也认为如果一部电影用了另外一部电影的美术作品,两部电影的投资人不一样,是否涉及侵权的问题是一个很有意思,很值得探讨的问题。相比如电影,动漫中这类的问题更为突出。比如动漫的一些周边产品:书包、衣服等。除此以外,还有在一些历史题材的电影中,比如《十二生肖》用了《圆明园》中对圆明园的复原,其实就是美术作品的使用问题。

三、 影视美术签订影视美术设计合同的注意要点及法律风险防范

1. 影视美术签订影视美术设计合同的注意要点

西安薛永谦知产律师认为,关于签订合同,其实主体、范围、时间、交付形式、后续系列产品都要约定。

赵虎律师表示,质量条款和知识产权条款是最需要注意的。因为,万一美术水平达不到要求,做出来的质量差,会对剧组造成很大的损失。并且,由于质量是一个比较主观的要素,越是主观的东西越要约定清楚,如若不然,一旦出现问题,就容易出现互相推诿责任的情况。同时,随着美术的知识产权越来越受人重视,使得与之相关的知识产权条款在合同中的地位也越来也重要。

2. 影视美术签订影视美术设计合同的法律风险防范

在美术领域,由于思想的不谋而合导致创作出的美术作品雷同所产生侵权问题也是司空见惯的,因此,如何对侵权作出约定以及如何避免侵权作品的产生也是人们极为关注的内容。

李在群老师就表示,在他的职业经历中就有遇到过一些诸如此类的问题,比如有一次抄袭了一幅书上的对联,该影视作品的出品方就被此幅对联的著作权人告了。所以,规避抄袭的风险的最佳方式就是要自己创作。

当然,如果所要引用的美术作品是古代的,已经成为了公共资源的,则可以免费使用,不用担心侵权的问题。此外,还可以向团队成员书面申明,谁抄袭,谁负责,责任具体到个人。如果因为团队成员的美术作品产生侵权问题,团队在对外承担连带责任后,可以按照内部的约定进行追偿。

最后,李在群老师也提到,在实践过程中,美术团队所遇到最常见的风险就是拍完一部戏后,工钱往往不能到自己的口袋,而团队里的成员还需要这些钱回家养家糊口。因此,这些影视项目的报酬拖欠问题是他们最为头疼的问题。因此,在签订合同的时候,就资金相关的条款需要尤为的注意。

致谢

非常感谢李在群老师(资深影视美术)、赵劼老师(杭州晓林影视制片人)以及赵虎律师的精彩分享,感谢薛永谦律师、李轶、荣战魁、王京燕、中国政法大学陈晓茜、北京市中闻律师事务所张玉娇、中国人民公安大学任展宏等群友们的积极参与,我们下期再会!

​我国《商标法》规定了合理使用制度,即《商标法》第五十九条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专有权人无权禁止他人正当使用。”在侵犯地理标志类商标案件中,被告经常以合理使用作为抗辩的主要理由。比如,在多起涉及侵犯“舟山带鱼”商标案中,被告均主张涉案商品的确是来自舟山的带鱼,对“舟山带鱼”四个字的使用属于合理使用的范围。那么,为什么商标法会规定商标的合理使用制度,侵犯地理标志商标案件被告为何经常主张合理使用,合理使用需要举证证明吗?

一、规定商标合理使用制度的原因

1、商标法是利用符号做的一个巧妙制度设计。

商标法是一个很有趣的制度设计,这个制度把与商品或者服务不相干的符号(文字、图形、声音、形状)等等与具体的、特定的商品或者服务联系起来,在一定的语境范围内,当提到这个符号的时候,就能够代表对应的特定的商品或者服务。比如联想,在某些语境下,提到这个词的时候我们脑海中出现的不是去想什么东西,而是说的人和听的人都知道指的是联想笔记本。

要强调一定是与特定的商品或者服务不相干的符号,是为了能够让人辨别。比如,苹果商标可以用在手机这个商品上,但是用在水果这一类,则会带来困惑和不能分辨,比如苹果牌苹果、苹果牌香蕉,说的人和听的人都会一头雾水。这就是为什么商标法要规定商标要具有显著性。

如此巧妙的制度设计,既可以让相关公众分辨出不同的商品和服务,又有利于特定的商品和服务被广泛传播,无论对商品服务的提供者还是消费者都有利。不过,因为这种制度要利用符号,那就在既有的符号的世界里创造出了另外一个世界。

2、符号世界的变化

符号(文字、图形、声音、形状)的诞生,一方面代表着人类对世界的认识不断提高,另一方面也是人们沟通、交流和表达的需要。符号刚开始的功能在于传情达意,与商业世界没有关系。符号是怎么跟商业扯上关系,出现商标了呢?或许是人们慢慢发现符号具有区别功能、指代功能和传播功能。区别功能可以让一个人做的东西跟别的人做的东西区别开,比如在某些商品上打上工匠的名字,有了问题可以找到特定的人;指代功能和传播功能可以让这个符号以及符号代表的事物得到很好地传播,比如诗人的名字可以跟他的作品一起流传千古,而名字和作品都是由符号组成的。随着经济的发展,有聪明人设计出了商标法律制度。

当商标出现了之后,符号的世界发生了变化,有一部分符号除了传情达意,还开始作为商标承担指代商品或者服务来源的功能。问题在于:作为商标的这些符号往往仍然有传情达意的功能。比如,当我们说“长城”的时候,或许某些时候我们说的是一种牌子的汽车,更多的时候我们指的是“万里长城”。

为了进行区分,我们可以把兼具两种功能的符号的使用方式分为:第一性意义上的使用(即传情达意的使用)和第二性意义上的使用(即商标意义上的使用)。

3、合理使用,其实是第一性意义上的使用,即非商标性使用

有人把商标的合理使用理解为:虽然使用了商标,但是因为法律的特别规定,不属于侵权的例外规定。其实这种理解是有问题的。商标的合理使用,其实并非商标的使用,即看似是对商标标志的使用,其实是在符号第一性意义上的使用,根本不是对商标标志的使用。

比如,“田七”既是一种中草药,又是一种牙膏的商标,如果另外一种牙膏在自己的配方上写上“田七”,虽然使用了“田七”这个符号,但是并非在第二性意义上使用“田七”,而是在第一性意义上使用“田七”这个词,并非是一种商标性使用。

二、在侵犯地理标志商标案件被告为何经常主张合理使用

1、何为侵犯地理标志商标案件?

根据我国《商标法》第十六条的规定:“地理标志,是指标示某商品来源于某地区,该商品的特定质量、信誉或者其他特征,主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定的标志。”

地理标志可以注册为普通商标,但是限制比较多。我国《商标法》第十条规定:“县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。”第十六条规定:“商标中有商品的地理标志,而该商品并非来源于该标志所表示的地区,误导公众的,不予注册并禁止使用。”通过以上规定可以得出:如果地理标志中包含县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不能被注册为普通商标;如果申请注册的商品并非来源于地理标志所表示的地区的,不能被注册为普通商标。两个不能之后,可以注册的范围是非常小的,不过也有可能性,即:地名应为县级以下行政区划或者中国公众不熟悉的外国地名,并且商品要来源于所表示的地区,那么就可以注册为普通商标。

地理标志经常被注册为集体商标或者证明商标。《商标法》第十条虽然规定了县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名不能作为商标,但是同时做出了例外性规定,即“作为集体商标、证明商标组成部分的除外”。大量的地理标志商标都是集体商标或者证明商标,比如舟山带鱼、西湖龙井、金华火腿等等。从地理标志所体现的一定区域的商品的特性这一功能来看,被注册为集体商标或者证明商标更符合地理标志的本质。

无论是普通商标、集体商标还是证明商标,包含地理标志的,我们都可以称之为地理标志商标案件。

2、地理标志商标标志的构成特点

与其他的商标相比,地理标志商标标志在构成上有一个突出的特点,即基本上是以“地名+商品名”构成。也许有的地理标志型商标是组合商标,由“图形+文字”组成,其图形往往与特定地域风貌有关,文字往往包含地名。也就是说,地名往往是地理标志型商标的的核心组成部分,也是其主要识别部分。比如:涪陵榨菜、库尔勒香梨、信阳毛尖、西湖龙井、舟山带鱼等等。

“地名+商品名”构成模式的商标显著性并不强。从语言的表达方式来看,这种模式也经常是在第一性意义上使用符号的方式。比如,我们在市场上购买的西瓜,经过用产地来进行区分,比如“东北西瓜”“大兴西瓜”等等,消费者在购买的时候也会简单的说买“东北西瓜”,这种语境下要表达的应该是买“产自东北的西瓜”,而非某个牌子的西瓜。这种区分方式已经成为了一种商业习惯,很难说是一种商标性使用。

正因为如此,在此类侵犯商标权的案件中,被告经常会主张自己对地名的使用是一种陈述性使用,并非商标性使用,因为自己的商品真的来自于这个地方,属于合理使用的范围。

三、司法实践中曾经被判定侵权的地理标志商标使用方式

1、提供的包装盒、包装袋与地理标志商标标识相同或者近似

一些销售散装食品、茶叶的经营者会提供包装盒、包装袋,如果这些包装盒、包装袋上面突出使用了与地理标志型商标相同或者相似标识,则可能会侵犯商标权。

在杭州市西湖区龙井茶产业协会诉上海市某茶行一案中,终审判决认为:某商行原本销售的系散装茶叶,但在销售时向消费者提供了带有“西湖龙井”及“西湖龍井”标识的的包装盒,此行为构成“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同或近似的商标”,构成商标侵权。

2、被告既使用被告注册的商标又突出使用与地理标志商标相同或者相似标识

在很多案件中,被告有自己申请注册的商标,也规范的使用了自己注册的商标,但是同时也突出使用了与地理标志商标相同或者相似的标识,是否构成侵犯商标权呢?答案是肯定的。

在盘锦大米协会起诉某食品厂侵犯商标权一案中,二审法院指出:某食品厂未能提交证据证明所生产的涉案商品大米的原产地来自辽宁省盘锦市,同时,其在涉案商品包装袋上标注使用“XX”商标,又使用“盘锦大米”文字,因该文字被以突出方式标注使用,已经起到标识大米来源的作用,具有商标性使用的效果,会使相关公众据此以为涉案商品大米系原产于盘锦市。在此情况下,其在涉案商品上突出标注“盘锦大米”文字的行为,不属于正当使用,构成侵犯涉案商标专用权的行为。

3、商标的不规范使用构成侵权

在一些案件中,被告会以被告也注册了商标或者经过授权有权使用他人已经注册的商标进行答辩,这种情况下,如果被告没有规范使用其注册的商标或者被许可使用的商标,容易造成混淆的,也构成侵权。

在射阳县大米协会诉某米厂侵害商标权纠纷一案中,原告的商标是“射陽大米及图”,被告从他人处被授权使用商标“射場shechang”。在使用过程中,某米厂故意将“射場大米”文字、“米”变形图案和长方形边框要素组合而成“射場大米及图”标识使用。经过对比,与原告的“射陽大米及图”商标非常近似,主观上具有攀附原告注册商标的故意,构成侵犯注册商标权。

4、使用地理标志商标的主要识别部分,构成侵权

在一些案件中,被告并没有完整、全部的使用涉案地理标志商标,这种情况下是否构成侵权呢?根据现有案例,这种情况主要比对商标的主要识别部分,如果主要识别部分构成相同或者近似的,则构成侵权。这个主要识别部分,往往是“地名”。

在舟山市水产流通与加工行业协会与北京某食品销售有限公司侵害商标权纠纷案中,原告的商标是“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”,涉案商品的外包装上写的不是“舟山带鱼”,而是“舟山精选带鱼段”。法院认为:因被告无法证明带鱼段来自于舟山,在外包装上使用”舟山精选带鱼段“侵犯了”舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”的商标权。

四、合理使用经常是需要被证明——从舟山带鱼案谈起

舟山市水产流通与加工行业协会(以下简称“舟山水产协会”)与北京某食品销售有限公司、北京某超市侵害商标权纠纷案被列为最高人民法院公布的2012年中国法院知识产权司法保护50件典型案例之一。

案件的基本情况:舟山市水产流通与加工行业协会系“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”的专用权人。2011年1月28日,舟山市水产流通与加工行业协会在某超市公证购买了某食品销售公司生产的“舟山精选带鱼段”,认为其外包装上突出使用了“舟山带鱼”字样,容易造成公众混淆,侵犯了自己的商标权,随后起诉到法院。

一审法院认为:在原产于舟山海域的带鱼上标注“舟山精选带鱼段”属于对地理标志的正当使用,并不侵犯舟山水产协会的商标权利,被告提供的证据可以初步证明公司生产销售带鱼的原产地为舟山,原告舟山水产协会作为证明商标的注册人,属于对商品有监督能力的组织,应当提供证据证明某带鱼产品是否属于舟山海域的带鱼,否则应该承担举证不能的责任。一审法院判决原告败诉,原告不服上诉到了二审法院。

二审法院认为:某食品销售公司虽然没有向舟山水产协会提出使用涉案商标的要求,但如果其生产、销售的带鱼商品确实产自浙江舟山海域,则舟山水产协会不能剥夺其在该带鱼商品上用“舟山”来标识商品产地的权利,包括以本案中的方式——“舟山精选带鱼段”对其商品进行标示。本案中,某食品销售公司作为涉案商品的生产者,对于涉案商品是否产自浙江舟山海域负有举证责任。二审法院认为:某食品销售公司提供的证据不能证明涉案产品来自舟山,应该承担侵权责任。

虽然本案一审、二审的判决结果不同,但是有两点一审、二审法院的观点是相同的:①如果带鱼段真的来自于舟山,则不构成侵权;②以上事实需要有证据来证明。

在证明责任的分担方面,一审法院和二审法院持不同意见:一审法院认为在被告可以提供初步证据的前提下,原告作为证明商标持有人,其应当提供证据证明某带鱼产品是否属于舟山海域的证据,二审法院则认为此项事实的证明责任全部是被告的,不用分给原告一部分。对证据规则的理解和认定,很难说哪个法院正确,都有其道理。不过,最高人民法院既然把二审判决作为典型案例公布,说明最高人民法院认可二审判决的举证责任分配方式,这对我们法律实践工作具有很强的参考价值。

当然,并非所有的合理使用都需要证据来证明。鄂尔多斯市秦直道遗址旅游开发有限责任公司与鄂尔多斯机场管理集团有限公司等侵害商标权纠纷案中,涉案商标为“秦直道”,虽然不是地理标志商标,但是同样是涉及地名的商标,对地理标志商标合理使用有借鉴意义。秦直道是公元前212年修筑的一条南起秦都咸阳(今陕西省淳化县北梁武帝村)中经新秦中(今鄂尔多斯),北至九原郡(今包头市西)的直通大道,宽约22米,全长约745公里。秦直道公司的法定代表人在第39类“观光旅游、安排旅游、旅游安排”等服务类项目上注册了“秦直道”商标,被告发布的视频材料中含有彩屏图片的景区名称“东联秦道城国家4A级景区”。法院认为这种使用是一种陈述性使用,而非商标性使用,不侵犯原告的商标权。

综上,限于篇幅,本文对地理标志商标的合理使用制度进行了简单的分析,侧重司法实践的分析、总结,在理论的周延性方面尚有很大不足,欢迎读者批评指正!

(作者:赵虎,北京市中闻律师事务所合伙人)